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商标购买行为的法律风险分析

作者:行之知识产权   来源:   时间:2020-08-06   点击次数:1282

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  一棵长满果子的树,如果树本身是有毒的,那么其结出的果子也必然是有毒的,这就是所谓的“毒树之果”。
  毒树之果理论(Fruit of the poisonous tree)是美国刑事诉讼中对某种证据所作的一个形象化的概括,指在调查过程中,通过非法手段取得的证据,在诉讼审理的过程中将不能被采纳,即使该证据足以扭转裁判结果亦然。该术语的逻辑是如果证据的来源(树)受到污染,那么任何从它获得的证据(果实)也是被污染的。那么在商标转让行为中,是否存在“毒树之果”呢?
  根据国家知识产权局公布的数据显示,2020年上半年,我国商标申请量达到了428.4万件。截止2020年6月底,我国有效注册商标量为2741.4万件。2019年商标申请量同比增长6.33%,且这个数据还在不断增大中。由于商标最大的传播功能是其可读性传播,因此大部分申请人都习惯于采用文字商标进行注册,但是基于如此大的注册量和申请量,寓意相对美好的词汇已尽枯竭。在现实申请现状中,两个字组成的汉字获得注册已较为困难,特别是在申请热门的类别,比如服装、食品、化妆品、家庭用品等类别,则变得更为困难。
  目前,我国的商标申请审查时间已提速至四个月左右,但是加上商标初审公告期、制证期等期限,最快拿到证书也需要9个月左右,如果加上被驳回进行复审或被异议进行答辩,则会需要更长时间。在此情形下,通过购买已注册成型的商标直接使用,不失为一种最便捷的方法。但是购买商标使用是否就万无一失呢?是否也存在“毒树之果”呢?本文将就此行为的风险进行研究。
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  购买的商标是否在疑似触发禁用或缺显条款情况下获准注册。
  商标法第十条规定:下列标志不得作为商标使用: (一)同中华人民***的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的; (二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外; (三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外; (四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外; (五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的; (六)带有民族歧视性的; (七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的; (八)有害于****道德风尚或者有其他不良影响的。 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
  第十一条规定:下列标志不得作为商标注册: (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的; (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的; (三)其他缺乏显著特征的。 前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
  由于我国商标审查采用初步审定公告制度,一般由一名审查员独审,故商标审查的主观判断因素较重,这就很有可能存在漏审的状况。因此我们在审查制度上设置了异议、商标局主动宣告其无效、其他当事人提出无效宣告等后续程序,以对此进行监督纠正。因此,如购买的商标疑似触犯上述条款,则购买的商标极有可能被撤销,可能导致购买人投入的转让费用、购买后的宣传、使用费用付之东流。虽然该情况极其少见,但其撤销结果几乎是不可逆的,因此在购买前邀请具有相关专业知识的代理人或律师审慎判断则极为重要。
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  购买的商标是否已连续三年未使用,存在被人提出撤三的风险。
  如上所述,由于我国商标注册申请基数较大,必然存在大量沉睡不使用的商标或权利人囤积出售的状况,因此为了激发权利人对注册商标的使用,避免商标资源的浪费,我国商标法设置了注册商标连续三年停止使用的制度。商标法第四十九条规定:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。即注册商标自注册之日起如果无正当理由连续三年停止使用,就面临着被撤销的风险。对于购买的商标,要么是他人摒弃不用或者有意出售的,要么是他人故意注册用于商标交易的,一般来说后者居多。注册后专门用于转让的商标,大多为同一权利人持有,那么进行使用的可能性就几乎为零,购买此类商标尤其要注意是否已注册满三年。对于未满三年的,购回后要积极使用留存证据;对于已满三年的,要与转让人约定被撤时的举证应对,并积极采取补充注册等补救措施,并且约定一旦被撤销后的退费问题等。
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  购买的商标是否存在抢注、恶意模仿、原权利人是否存在欺骗性或其他不正当手段获得注册的情形。
  商标法第四十四条:已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审***宣告该注册商标无效。
  第四十五条:已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。
  《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条:以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的,****可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。
  对于存在抢注、恶意模仿等行为,在此不再赘述,仅仅就欺骗性注册行为进行分析。当购买人对目标商标购买前进行了严谨分析,排除了禁用、缺显、抢注、模仿等一系列风险之后,可能就会放心进行交易,但往往会忽视一个问题,即转让人的商标注册行为是否存在“欺骗性”,而对于该“欺骗性”该如何定义呢?我们对字面上的理解通常是,向商标注册主管机关递交了虚假的、具有欺骗性的注册手续获得的注册,定性为“欺骗性”,但实际中,对于该“欺骗性”的定义更为广泛且更具隐蔽性。在小米科技有限责任公司诉国家知识产权局、第三人中山麦火生活电器有限公司关于第10224020号“小米生活”商标案中,二审法院认为,第10224020号商标的原注册人中山奔腾电器有限公司大量申请注册包括诉争商标在内与他人知名品牌相同或相近的商标,具有搭他人商誉、声誉便车之嫌,扰乱了商标注册秩序,损害了社会公共利益,不正当占用了社会公共资源,并有损公平竞争的市场秩序,已构成商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。诉争商标虽由原申请人奔腾公司转让于智米公司,智米公司又更名为中山麦火公司,但由于奔腾公司与智米公司存在特定关系,故商标权利人变更并不能改变诉争商标系以“以其他不正当手段取得注册”的事实。最终判定维持国家知识产权局及一审法院作出的诉争商标予以无效的结论。该案中的商标转让行为虽为企业关联公司的转让,但其原理等同于商标购买行为,原权利人的“毒树”直接造成了转让商标的“毒果”。而在“UVISOR”商标争议行政纠纷案件中,北京市高级****同样支持了该观点。主管机关和法院设置这一规定的目的就是要打击恶意注册,切断洗标链条,我们必须清醒的认识到,注册商标并没有“善意受让”。
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  商标转让风险的应对
  北京市高级****《商标授权确权行政案件审理指南》第7.4条规定:诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的,诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册的或者维持有效的,不予支持。第14.3条也规定:商标评审程序中,诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的,可以适用商标法第十九条第四款的规定进行审理。
  通过上述规定来看,如果购买的商标已形成毒树之果,那大概率会被撤销,因此在购买商标时尤其要避免风险的产生,在此我们的建议如下:
  1.购买商标前,先通过专业人士进行风险评估分析;
  2.制定完善的商标转让合同及转让流程,特别是合同中需要约定在转让不成或商标被撤销、无效之后的归责条款及退费方式;
  3.购买商标的同时对相关商标进行保护性注册或关联性注册,或者同时进行新商标的备用申请,避免购买的商标被撤销或无效后导致无标可用甚至侵权赔偿的情形;
  4.购买后的商标要积极使用,毕竟“使用”才能体现商标最基本的价值。

 

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标签: 商标授权
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