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海外专利申请布局策略:防止专利制度差异下的“灯下黑”

作者:行之集团-安达   来源:行之知识产权   时间:2022-03-04   点击次数:1536

 

  本文关键词:海外专利申请,专利申请途径,pct专利申请,欧洲专利制度,专利申请注意事项
  随着我国经济和科技的发展,我国许多企业的经济能力和创新能力逐渐增强,其产品或服务逐步走向全球,作为重要的创新主体,这些企业知识产权保护意识不断提高,也逐步在其产品或服务的目标国家和地区申请知识产权保护。但是海外专利申请费用高、部分国家/地区审查周期长,因此高额的申请费用+数年的等待+不一定取得授权的结果让部分申请人就此止步,那么如何降低申请成本和缩短审查周期就是需要解决的问题,而其中非常重要的一环就是申请策略的制定,特别是选择申请国外专利的途径。

  我国申请人全球专利申请的途径主要有巴黎公约途径直接申请和PCT途径申请,而进入欧洲还有多种多样的途径。各国的专利制度以及支持申请人申请专利的途径对申请人的专利申请策略影响较大,笔者在下文中,将对申请人如何运用不同的申请途径来保护发明创造的问题作一些探讨。

国际专利申请

  一、我国申请人向外申请专利的两种途径及注意事项

  (一)海外专利申请的两种途径

  我国申请人要求国内优先权向外申请专利具有两种途径:传统专利申请途径和PCT途径。
  1、传统专利申请途径
  传统专利申请途径即俗称的巴黎公约途径,申请人按照巴黎公约的约定在12个月(外观专利6个月)的优先权期限内向目标国家或地区提出专利申请。
  2、PCT专利申请途径
  PCT途径,按照PCT条约规定,申请人在12个月优先权期限内提出国际专利申请,可以同时在全世界加入PCT条约的155个国家寻求对其发明的保护,但是要获得相应的专利保护,还需要在各国规定的期限前向所在的国家和地区提出专利申请,大部分国家的期限规定为优先权日起30或31个月。
  3、两种途径的优缺点比较
  巴黎公约途径由于需要在12个月内决定是否申请,因此需要在较短的时间(优先权日起12个月)内对专利的授权前景和商业前景进行判断,并准备材料和费用完成申请。而PCT途径则将该决策时间延长至30-31个月,给予申请人充分调研的时间并且在该期限内还能获得国际检索报告、国内的审查意见通知书等有利于申请人判断专利授权前景的辅助材料,但PCT途径需要多缴纳国际申请阶段的费用。因此,两种途径各有优劣,申请人应该根据自身的情况判断采取何种方式向外申请专利。

  (二)PCT专利申请注意事项

  由于PCT途径可以给申请人足够多的时间,成为许多申请人的首选方式,大部分申请人一般等到临近30个月的期限时再考虑是否进入国家阶段的事宜,这也容易对申请造成影响,申请人在前期选择申请途径以及以PCT途径申请的过程中都必须关注PCT途径的几个注意事项:
  1、并非所有巴黎公约的成员国都加入了PCT条约
  还有阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、也门、委内瑞拉等25个巴黎公约的成员国未加入PCT条约,如果申请人不加以了解,采用PCT途径申请,在12个月的期限届满时,根本无法进入这类国家,申请人的发明创造就永远丧失了在这些国家获得保护的机会;
  2、关注PCT途径的特殊时限
  目前,卢森堡、坦桑尼亚虽然为PCT成员国,但根据PCT条约第22条规定,如果不提出国际初审,进入国家的期限依次为20个月、21个月,申请人如果需要进入这2个国家,必须重点关注这个时限。
  3、部分国家不支持PCT直接进入国家阶段
  在欧洲,部分国家,例如比利时、塞浦路斯、法国、希腊、爱尔兰、拉脱维亚、马耳他、摩纳哥、荷兰、斯洛文尼亚、立陶宛、圣马力诺11个国家不支持PCT直接进入其国家阶段,申请人只能通过(1)PCT途径申请欧洲专利指定这些国家,欧洲专利获得授权后再到这些国家办理生效手续,或者(2)直接通过巴黎公约途径进入这些国家。
  4、外观专利不适用PCT途径
  外观专利不能通过PCT途径进入其他国家和地区,因此申请外观专利只能通过巴黎公约途径在优先权日起6个月内向其他国家或地区提出申请。

  二、不可忽略的欧洲专利制度

  欧洲国家通过《欧洲专利公约》(以下简称《公约》或EPC)建立了一套同一的欧洲专利制度,这一制度覆盖了38个成员国(Member states,包括欧盟全部27个国家和冰岛、瑞士、土耳其等11个非欧盟国家),并可覆盖到延展国(Extension states)到波黑、黑山;授权的专利还可以根据协议到生效国(Validation states)摩洛哥、摩尔多瓦、柬埔寨、突尼斯生效。
  1977年欧洲专利局(EPO)建立,根据《公约》规定,申请人可以向EPO递交一份专利申请,并指定对其发明给予保护的EPC缔约国。如果该申请通过审查并获得批准,申请人在限定时间内在所有指定国办理生效,生效后在指定国获得专利权。因此,由于欧洲专利覆盖的范围广、操作的便捷性,申请人一般更喜欢选择通过PCT途径申请欧洲专利,然而这种程序也具有一定的局限性。
  选择EPO作为专利审批机构,以下几点需要考虑:
  (1)专利申请将接受更为严格的审查;
  (2)审查时间长,EPO的专利审查一般持续2-5年;
  (3)申请费用高:申请EPO专利,需要缴纳申请费、指定费、补充检索费、审查费,如果审查时间持续较长,自国际申请日第三年起每年还要缴纳维持费,资料显示,相比于获得一件美国专利或日本专利,获得一件欧洲专利的成本要高出很多;
  (4)专利权的行使方面也存在诸多不确定因素,如德国法院和英国法院经常就同一性质的问题作出截然不同的判决。
  相比较而言,如果申请人的目标明确,仅瞄准少数国家或者不支持PCT直接进入国家阶段的EPC国家,则不建议选择EPO作为专利审批机构。单独向欧洲的某个或某几个国家申请专利,则可能在成本、授权时间、获得授权等一方面或多方面更具有优势。
  例如,如果申请人的目标国家仅为英国,则可以直接通过巴黎公约途径或PCT途径进入英国,相较于通过欧洲专利指定英国,可以降低申请成本,也可能缩短授权时间。
  又如,直接申请德国实用新型专利,德国专利局对实用新型不进行实质审查,可以简单快捷地得到授权,而EPO的审查标准远高于德国实用新型的审查标准,因而在EPO不能获得授权的专利,在德国专利局就能获得授权,而且在成本和时间方面也具有优势。
  再如,申请的目标国家仅为法国,申请人不能在PCT申请程序中直接指定法国,这种情况下,申请人可以通过巴黎公约途径在12个月的优先权期限内直接进入法国,不仅能避免上述EPO审批必须面临的几个问题,而且法国国内专利申请程序还有很多有利于申请人的方面:
  (a)更容易获得授权且申请时间短:
  法国专利制度中规定,对发明专利进行有限的而非严格的实质审查,主要表现在:对创造性和实用性不做审查,仅对明显不属于发明创造的客体、明显不属于可授予专利的发明或明显缺乏新颖性的发明予以驳回(规定予法国《知识产权法典》第L612—12条),将专利检索报告提供给申请人和公众以方便对专利效力进行评价。由于不进行实质审查,法国专利的审查周期相对较短,法国国家工业产权局(INPI)在申请日之后7至9个月内发出初步检索报告和可专利性意见(opinion on patentatibily ),大致第27个月即行授予专利。相较于通过PCT程序申请欧洲专利再指定法国,授权时间大部分可以控制在2年半时间内,而且更容易获得授权。
  (b)以低成本获取高质量专利检索评价报告:
  INPI出具的专利检索评价报告是由EPO完成,报告的质量很高,缴纳的检索费比直接向EPO申请的检索评价报告所需的费用低很多,差价部分由INPI承担。因此直接申请法国专利可以以较低的费用获得高质量的检索报告,据以判断专利的有效性,进而决定是否申请欧洲专利和国际专利。如果继续申请欧洲专利或国际专利。INPI出具的专利检索报告仍可以用于欧洲及国家的申请程序,继续进行欧洲专利申请时,EPO还将免除检索费。
  意大利专利申请也具有类似的规定,向意大利专利局申请专利后,专利申请由EPO进行检索,大概在9个月左右可以获得检索结果,如果申请人继续就该同一专利向EPO递交专利申请,EPO不再向申请人收取大约1775欧元的专利检索费。也能快速、低成本地获取高质量的专利检索报告。
  综上,如果申请人的欧洲目标国家较少或需要进入不支持PCT直接进入的国家,单独进入目标国家的优势较大,申请人可以考虑单独进入。但是对于需要进入的国家较多(超过5个),或者已经超过12个月优先权期限的申请,则可能通过EPO申请更具有优势,申请人应根据目标市场和专利情况具体问题具体分析。

  三、不可忽略的欧共体联合外观制度

  在欧洲,外观设计与专利分属不同的部门审批,专利由EPO进行审批和授权,外观设计由欧洲知识产权局(EUIPO)进行审批和授权。EUIPO主要负责欧盟成员国内的外观设计和商标的注册工作,2003年4月1日起,欧盟的工业品外观设计可以通过单一的安全保护系统进行注册。提交后的工业品外观设计的注册申请将由EUIPO进行短期的审查,并在大约三个月内发放注册证。工业品外观设计的注册证将得到整个欧盟国家的承认,包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚,保加利亚、克罗地亚27个成员国。 因此,在欧洲外观设计的注册成本非常低,并且注册时间非常短,但是由于权利有效区域较大,也容易被提出无效。
  结语
  从上文可以看出,许多国家都具有支持我国申请人的多种专利申请途径,不同途径所支出的费用不同,甚至在审查周期、审查结果上也有差异。因此,申请人在布局全球专利策略时建议根据巴黎公约途径和PCT途径的优缺点,结合申请人专利情况和市场前景综合选择以何种途径进入其他国家和地区;进入欧洲国家时,也会充分考虑欧洲专利制度和欧洲各国的专利制度的区别;综合权衡,选择一个最有利于专利保护、节省时间和成本的方式达到在目标国家获得专利保护的目的。
  为了进一步降低申请费用、缩短审查周期,还可以充分利用各国国家的专利制度,我们将在本系列后续文章中进一步探讨,欢迎大家交流。
  以上如有不当,欢迎指正。

 

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