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美国商标注册后使用声明的提交

作者:行之知识产权   来源:   时间:2020-07-29   点击次数:1160

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  根据美国商标法的相关规定,商标注册人从申请注册商标初始,就需要提交相关的使用证明。在美国商标注册后的第五至六年之间以及第九到十年之间,则需要提交商标继续使用声明,以维持商标的有效性。
  美国商标使用声明(Declaration of Use )详解
  法律依据
  申请人的美国商标需在注册后的第五至六年之间,按照美国商标法第8条(Section 8)的规定提交商标的使用声明(Declaration of Use ),以维持商标注册的有效性。
  若初始申请注册是通过马德里注册的,根据美国商标法第71条(Section 71)相关规定,也需要在商标的美国注册日的第五至第六年之日或之间,提交使用声明。若不及时提交,则会导致对美国的延伸保护被取消。
  若未能在限定期限内提交商标的使用声明,美国商标局将商标成功注册第六年之后的六个月时间段设置为使用声明提交的宽限期,在此期间内,缴纳相应的延迟费用即可补交使用声明。
  美国商标法第8条(Section8):
  1058.有效期
  (a)一般情况
  每一注册的有效期为十年,但是商标在其应适用的下列期限届满之时没有达到本条(b)款的规定,专利商标局应当撤销该注册:
  (1)根据本法规定注册的商标,注册之日起六年届满时;
  (2)根据本法1062条(C)款的规定公告的注册,依该条款公告之日起六年届满时;
  (3)所有的注册,在注册之日起每个连续的十年届满时。
  (b)连续使用宣誓书
  在本条(a)款列出的适用期限届满前一年内,注册的所有人应缴纳规定的费用,并向专利商标局提交:
  (1)一份宣誓书,列明在注册中指定的该商标在商业中使用的或与之相关的商品或服务,并按照专利商标局的要求附上一定数量能表明该商标当前使用情况的图样或复制品;或者
  (2)一份宣誓书,列明在注册中指定的该商标未在商业中使用的或与之相关的商品或服务,并提供能够解释未使用的特殊情况,并非有任何放弃该商标的意图。
  (c)递交的宽展期;不规范
  (1)注册商标的所有人可以在本条(a)款规定的适用期限届满后的六个月宽展期内递交本条规定的材料。递交材料的同时应缴纳专利商标局规定的额外费用。
  (2)如果依照本条规定递交的材料存在不规范,该不规范可以在法定的期限后,及不规范通知规定的期限内予以改正。递交材料的同时应缴纳专利商标局规定的额外费用。
  (d)宣誓书要求的通知
  本条规定的宣誓书要求的特殊通知,应附在每一个注册证后面及本法第1062条(c)款规定的公告通知中。
  (e)宣誓书的接受或驳回通知
  专利商标局应通知按照本条规定提交了宣誓书的所有人,商标专员是否接受了其宣誓书,如果驳回,说明驳回的理由。
  (f)为送达传票和通知指定某居民
  若注册人在美国无住所,向应美国专利商标局提交一份文件,指明一名美国居民的姓名和住所,以便在涉及该商标的相关程序中的向其送达传票或通知。所述传票或通知将按最后提交的文件中指明的地址交付或邮递送达给该指定的人。如果按文件中的地址不能找到被指定人,或注册人没有向美国专利商标局提交文件指定一名美国居民的姓名和地址,以便在涉及该商标的相关程序中的向其送达传票或通知,则所述传票或通知将送达专利商标局。
  美国商标法第71条(Section 71):
  1141k. 宣誓书和费用
  (a)所需的宣誓书和费用
  根据第1141i条的规定其注册证已经颁发的一项延伸保护应该在作为其基础的国际注册的有效期内一直有效,除非在下列日期,专利商标局撤销了商标的延伸保护:
  (1)自专利商标局颁发延伸保护注册证起六年结束之时,除非在六年期满的前一年内,国际注册的所有人向专利商标局递交了(b)项规定的宣誓书并缴纳了专利商标局规定的费用;且
  (2)自专利商标局颁发延伸保护注册证起至十年结束之时,及此后的每个十年期限结束之时,除非
  (A)在十年期限届满之前的6个月内,国际注册的所有人向专利商标局递交了(b)项规定的宣誓书并缴纳了专利商标局规定的费用;或
  (B)在十年期限届满之后的3个月内,国际注册的所有人向专利商标局递交了(b)项规定的宣誓书并缴纳了(A)段规定的费用及专利商标局规定的额外的费用。
  (b)宣誓书的内容
  (a)项所提到的宣誓书应列明延伸保护中所列举的该商标在商业中使用的或与之相关的商品或服务,并且该国际注册的所有人应随宣誓书附上能显示当前商标在商业中使用状况的样品或复制品,或说明能合理解释未使用原因的特殊情况而并非有任何放弃该商标的意图。有关宣誓书要求的专门通知,应附在每一个延伸保护的注册证后面。
  (c)通知
  专利商标局应通知提交宣誓书的国际注册的所有人其对该宣誓书的核准或驳回,如果是驳回,应通知驳回的理由。
  (d)通知或传票的送达
  该国际注册商标的所有人,应向美国专利商标局提交一份文件,指明一名美国居民的姓名和住所,以便在涉及该商标的相关程序中的向其送达传票或通知。所述传票或通知将按最后提交的文件中指明的地址交付或邮递送达给该指定的人。如果按文件中的地址不能找到被指定人,或注册人没有向美国专利商标局提交文件指定一名美国居民的姓名和地址,以便在涉及该商标的相关程序中的向其送达传票或通知,则所述传票或通知将送达专利商标局。
  提交使用声明的要求
  (1)按照商标核定注册的不同类别提供多份实际使用的证据,其须清晰、明确的展现商标实际使用在核定商品或者服务的销售和广告中。(应选择全英文字显示的产品,如有英文字以外的文字,需提供英文翻译。)
  (2)使用声明必须由有权签字人做出并签字,需注意声明书内容的真实性,如有虚假,将可能危及整个商标的有效性。
  关于使用声明的相关图片展示可参考美国商标使用声明(Declaration of Use)该文章。
  使用声明针对商品项目(全部/部分)的要求
  如果商标注册人事实上仅将商标使用于部分商品/服务项目上, 则在提交使用声明时,需要将没有使用的商品/服务项目进行删除。
  如果商标注册人在过去5年内在部分商品、服务项目上未曾使用过商标,即便其在今后5年内有使用计划,该部分商品、服务项目也必须从商标注册中删除。在商标注册中保留未在过去5年中实际使用过的商品、 服务项目将被视为对USPTO的欺诈,或将面临严重的法律后果。
  不使用正当理由的声明书
  如果商标注册人存在没有使用或没有在全部商品/服务上使用该商标的情况,可以提交不使用正当理由的声明书。
  声明书中应当列举事实,表明没有在这些商品/服务上使用该商标是由于特殊情况,同时说明商标停止在商业上使用的日期以及预计恢复使用的大概日期,从而可以有效的表明商标注册人并非有意放弃该商标。
  不可抗辩声明(Declaration of Incontestability of a Mark)
  根据美国商标法第15条(Section 15)的规定,对商标的不可抗辩声明是可以选择提交的,仅适用于主簿注册的商标。
  若提交了该不可抗辩声明,其好处是能够加强对商标的保护。一个不可抗辩的注册商标是该注册商标的权属和有效性的确凿证据。通常,第三方不能基于其在先使用、享有在先权利或以该注册商标缺乏显著性为由,向TTAB(美国商标复审和上诉)申请撤销该不可抗辩商标。
  法律依据
  美国商标法第15条(Section 15)
  1065.在某些条件下使用商标的不容置疑的权利
  除了根据本法第1064条第(3)和(5)款规定可随时提出撤销申请的理由外,并且,除了在主注册簿上注册商标的使用在某种程度上侵犯了另一个通过商标或企业名称在该注册商标依本法注册之日前的连续使用而依任何州或地区的法律获得的有效权利外,如果自注册之日起该注册商标在其指定的商品或服务或其相关方面已连续使用五年,并且仍在商业中使用,则该注册人对该注册商标在商业中的使用权不容置疑,只要:
  (1)没有不利于注册人对该商标在上述商品或服务上所有权主张的终局决定,或不利于注册人在上述商品或服务上注册该商标或在注册簿上保持该商标在上述商品或服务上权利的终局决定;
  (2)在专利商标局或法院没有涉及上述权利的程序还未审查和最终处理;
  (3)在任一五年期限届满后一年内向专利商标局提交一份宣誓书,列明该商标在注册中指定的已连续使用了五年,并且仍继续在商业中使用或与之相关的商品或服务,及本条(1)和(2)款所列事项;以及
  (4)一商标若系其注册的商品或服务或其一部分的通用名称,则不可获得不容置疑的权利。
  依照本条上述规定的条件,依本法注册商标不容置疑的权利也应适用于依据1881年3月3日的法案或1905年2月20日的法案注册的商标,但需在根据本法第1062条(c)款的规定公告该商标之日起的任何一个连续五年期满后一年内向专利商标局提交一份宣誓书。
  专利商标局应当通知按上述规定提交宣誓书的注册人受理事项。
  1. 在美国商标注册后的第五至六年之间以及第九到十年之间,商标注册人必须主动向美国专利商标局提交商标的使用声明书(Declaration of Use)。
  2. 但无论是根据美国商标法第8条(Section 8)条还是第71条(Section 71),都需要提交商标在核定商品/服务项上的实际使用证据,针对未实际使用过的商品/服务项,需在提交使用证据时对其进行删除。
  3. 强烈建议在提交商标使用声明的同时,根据美国商标法第15条(Section 15)提交商标的不可抗辩声明(Declaration of Incontestability of a Mark)。
  对商标进行了不可抗辩声明后,第三方不能基于其在先使用、享有在先权利或以该注册商标缺乏显著性为由申请撤销该商标,该不可抗辩声明是对注册商标的强有力保护。

 

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标签: 美国商标注册
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