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美国商标注册提供使用证据需要注意什么?

作者:行之知识产权   来源:   时间:2020-07-30   点击次数:1209

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  美国作为世界最大的发达国家,一直是中国最大的出口市场国之一。近年来,随着国内出口商知识产权意识的增强,出口美国前先寻求商标权保护已经成为共识。然而,由于美国商标申请遵循“使用在先”原则,新的商标申请需提供实际使用证据(Statementof Use),否则即使通过审查员的初步审查,也会注册失败。国内很多申请人往往因使用证据的不合规,或者根本提不出使用证据而导致注册失败。
  早期美国商标使用证据并不复杂
  早在2015年-2016年的时候,美国商标申请其实没有现在这么复杂,几乎都是“基于实际使用”(USE)来进行递交,而且还允许个人在美国商标局官网递交,使用证据也是随便准备1-2款产品图片就可以了,只要LOGO PS得不要太水基本都能过。
  但从2017年开始,使用证据就开始慢慢变得有要求了,LOGO必须是真实印制,图片的数量、像素尺寸也有要求,但只要PS功底扎实其实使用证据还是不难。
  自2018年开始,美国商标局就要求使用证据必须实景拍摄了且背景不能做任何的处理,实物上的LOGO需与申请的LOGO字体颜色一致,这就要求在商标申请时进行产品打样,然后提供产品拍摄图片,大不了先P图递交上去,等补证的时候再补充,照常不影响中国人申请美国商标的脚步。
  如今美国商标注册,没有最难,只有更难!
  大量的商标申请让美国商标局的审核工作变得异常繁重,最终,2019年开始美国商标局开始下狠手了。
  2019年8月31日起
  美国专利商标局(USPTO)实施新条例,要求外国注册的申请人和注册人进行商标申请、驳回复审、异议、续展等所有业务时,必须聘请美国当地有资质的律师。
  申请美国商标不仅需要实物拍摄的使用证据,同时还需要提供产品的真实在线销售链接,目的就是担心产品实际上没有在美国进行销售。这一规定下来,很多客户经常光准备使用证明就得2个月,同时还导致商标注册费用上涨。
  2020年2月15日起
  美国商标局将实施新的商标规定,即美国商标申请只能以电子录入的方式通过美国商标电子系统(TEAS)在官网上进行资料提交,不再接受纸质或者传真的方式。
  提交美国商标申请一般基于三个基础:
  1、基于意向使用
  2、基于实际使用
  3、基于国外注册
  选择不同的提交基础,
  其对于使用证据的规定和要求也不尽相同。
  (一)基于意向使用
  意向使用,即提交申请时没有实际使用证据,一般申请人需在收到核准通知之后6个月内提交使用证据。
  在此情况下,申请人需在通知发出后6个月内使用商标并提交商标使用证据和所需费用。
  如果申请人此时还没有将商标在美国使用或者暂时提供不了使用证据,可以在6个月期满前向美国专利商标局提出延期申请,每次延期请求可以获得额外6个月期限,理论上共可以延期5次。
  商标使用证据必须提交,如果不申请延期又不能提交使用证据,将视为放弃申请。
  (二)基于实际使用
  基于实际使用是最为常规的申请模式,以“实际使用”为基础提交的美国申请,必须在申请时一并提交使用证据,并且在注册之日起第5-6年、第9-10年分别提交使用宣誓及使用证据。
  (三)基于国外注册
  以“国外注册”为基础提交的美国申请,在商标注册前不需要提供使用证据,但是在商标注册后以及每次续展时同样需要提交。
  另外,以“国外注册”为基础提交美国申请,需要提供国外注册证的公证件,并且在美国申请的商标必须与国外注册证上登记的商标一模一样,而且在美国申请的商品/服务的范围不能大于国外注册证上登记的商品/服务。
  可见美国商标法对于以“他国注册”为基础提交的美国申请有着更为严格的条件限制。
  商标注册后
  根据美国商标法规定,商标注册人必须从注册日起第5年到第6年间,向美国专利商标局提交商标继续使用声明并提供使用证据或者商标合理未使用声明以及提供未使用的理由(规定的声明有6个月的宽展期,)。该条款的主要目的是撤销不再使用的美国注册商标。
  商标续展时
  根据美国商标法规定,注册商标10年有效期届满前,注册人必须向美国专利商标局提交商标继续使用声明(或商标合理未使用声明)以及商标续展申请书。
  此条款的主要目的是撤销不再使用以及未按期续展的美国注册商标。时间从注册日算起第9年到第10年间,提交商标继续使用声明有6个月的宽展期,如果注册人错过期限,可在期限到期日起6个月的宽展期内补交文件并交纳一定的罚金,则可以维持注册的有效性。
  如果注册人错过宽展期仍未按要求向美国专利商标局提交相关文件,则商标注册将被撤销。
  使用证据的形式以及要求
  使用证据的形式
  1、商品商标的使用证据:
  产品的标签、包装、带有商标的产品照片、产品的陈列(产品目录)和展览。不能作为产品使用证据的类型有:发票、提单、订货单、宣传册、名片、公开出版物、传单等。
  2、服务商标的使用证据:
  主要是有关所提供服务的手册、广告宣传、名片或者带有商标名字的域名(自营站),以及上述证据形式的照片。但是需要注意的是,以上证据形式不能仅仅显示商标,而且必须涉及所提供的服务。
  提供使用证据需要注意的事项
  1、使用证据中显示的产品/服务项目必须是美国申请/注册所指定的商品/服务之一,不能超出原申请/注册的范围;
  2、如果使用证据上有除英文之外的文字,必须提供其英文翻译。因此建议最好提供全英文的使用证据。如果无法提供全英文的,建议申请人/注册人选择英文所占比重较多,中文比较好翻译的使用证据;
  3、使用证据上的商标要清楚显著,且必须与申请/注册的商标一模一样。
  (如果申请/注册的是中文商标或有独特设计的英文商标或图形商标,那么使用证据上的商标必须与申请/注册商标保持一致,不能有任何简繁体、字体、加粗、变斜等变化。但是如果申请/注册的是纯英文商标,且声明了英文字母为普通字体(StandardCharacters),则使用证据上的英文商标可以采用大小写、粗细体等与申请/注册商标稍有不同的英文字母。)
  4、使用证据必须提供真实的产品照片,而不是产品的设计图纸或宣传照片。
  合规的证据总是相似的,不合规的证据则各有不同,美国专利商标局往往基于以下原因,驳回商标申请人提交的证据:
  1、所提交的证据没有显示申请商标;
  2、所提交的证据没有体现申请商标所指定任何产品或服务;
  3、没有实际使用的证据;
  4、所提交的证据证明申请商标所指产品尚未上市,如:预售订单,是不能被视为合规的使用证明;
  5、伪造或修改的商品照片;
  6、不能证明申请商标与所指定的服务项目的直接联系。
  综上所言,美国商标申请不仅需要在申请时提供使用证据,而且需在商标核准注册之后,自注册之日起第5-6年与第9-10年提供相应的使用证据。同时,使用证据的类型多样,商标申请人需要在日常的商业活动中注意收集保存各种类型的使用证据,以免商标权利出现瑕疵。

 

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标签: 美国商标注册
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