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TISC|充分利用欧洲检索报告中的检索信息,应对国际专利申请审查

作者:Richtofen   来源:行之知识产权集团   时间:2021-12-24   点击次数:1135

 

  本文关键词:TISC,欧洲检索报告,欧洲专利申请,国际专利申请

  1.简介


  随着越来越多中国产品出口到欧洲市场,相应地,中国企业对欧洲专利的布局需求也在逐年提升。谈到欧洲专利,就避不开申请欧洲专利过程中遇到的欧洲检索报告,因为无论是通过《专利合作协定》(PCT)还是通过《巴黎公约》申请欧洲专利,都会在申请过程中收到欧洲检索报告(European Search Report,ESR)。ESR会罗列出与专利申请相似和/或相关的其他文件及检索要素,这不仅对申请人应对随后的审查阶段具有指导作用,还能够为专利导航、无效检索等工作提供大量参考信息。

  鉴于很多申请人有时不知道如何查找、理解和使用ESR中的大量信息,本文将对可以从ESR提取的有用信息进行简要介绍。

  2.在哪里可以找到ESR


  根据欧洲专利公约的规定,EPO会针对欧洲发明专利申请(含PCT途径)出具一份ESR。因此,我们可以从EP 或 WO 专利的“种类代码”来分辨是否附有 ESR。只有 A1、A3 和 A4 专利包含检索报告(见图 1);A2 代码是指在没有检索报告的情况下公开的申请,B代码是指已授权专利说明书的公开。
  图1  种类代码为A1的某欧洲专利申请

  3.ESR中包含的信息


  根据欧洲专利公约的规定,ESR至少包含:最相关的文件(的段落)以及与这些文件相关的权利要求(见图 2);这些文件的类型(例如,申请日之前或之后);以及申请主题的分类。
欧洲检索报告
  图2  ESR不仅指出被引文献的相关段落,而且指出它们被认为相关的权利要求

  3.1.被引文献的类别

  ESR在引文前的左栏中通过类别标记被引文献(见图3)。其中,“X”文档是与申请文件高度相关的文档。当单独考虑(即考虑公知常识)时,它们不仅会损害新颖性,还会损害创造性;“Y”文件与同一类别的其他文件结合使用时(即第一个“Y”文件必需要伴随至少第二个“Y”文件),会影响发明申请的创造性;“&” 文档指的是与另一个引用的文档属于同一专利家族(描述了相同的发明内容)的成员。
欧洲检索报告
  图3  “&”引用示例,US 2004/263399 与TW572378属于同一家族,但由于美国文件发布太晚,主要参考了中国台湾文件

  “A”文件给出了现有技术的一般状态,不会对发明申请的可专利性有不利影响。有时,当这些文件已经在申请文件的描述中提到时,它们也会被列为“A、D”。

  “P”文件在申请文件的优先权日之后但在申请日之前公布。当申请文件的优先权日期被证明是无效时,这些对比文件会影响申请文件的新颖性。

  “E”文件在申请日之后公布,但对比文件在本申请日之前具有申请日或优先权日,并包含破坏申请文件新颖性的内容。当对比文件优先权有效时,这些对比文件会影响申请文件的新颖性。

  “T”文件被列为理论背景。例如,虽然这些对比文件的发表晚于申请文件,但对申请文件的基本理论给出了很好的解释,或者表明申请文件中的推理是不正确的(见图4)。
欧洲检索报告
  图4引用的“T”文档示例。关于该文件的书面意见指出“……在变速器技术领域,普遍接受的理解是(参见文件 D1-D2)“正配合无级变速器”是不可能的”。

  3.2.申请文件的分类

  ESR会列出发明申请文件本身的 IPC 分类和ESR审查员在检索过程中选用的IPC 分类号(见图 5)。通过充分利用以上两类分类号,申请人能够找到其他相关的对比文件。因为ESR审查员已经在不同的子类中进行了检索,因此申请人可以在随后的审查程序中,通过引入从属权利要求的一个小特征来修改权利要求。
欧洲检索报告
  图5  ESR 显示了申请文件的IPC分类和审查员补充的IPC分类(顶部),以及搜索结果文档的 IPC 子类(底部)。

  4.部分检索报告


  根据EPO规定,欧洲发明专利申请应当具备单一性(unity),即专利申请应只涉及一项发明创造或者一组相关联的可形成一个单一的总发明构思的发明创造。当EPO的检索部门认为一件发明专利申请的独立权利要求过多、无法进行有意义的检索或申请缺乏发明的单一性时,检索部门将只针对权利要求中的第一个或者第一组提及的发明创造进行检索,其他部分将不进行检索,由此出具的欧洲检索报告即为部分检索报告(Partial European Search Report)。实际检索了什么以及为什么没有检索其余部分,可以在报告的B 表“缺乏发明单一性”和C 表“不完整检索”中找到。为了了解申请人在此阶段可以采取的不同行动,了解此类部分检索报告背后的意见非常重要。

  欧洲专利审查员通过部分检索报告(通常只针对第一个发明点拟定)和表B,表明被检索的发明的范围和缺乏单一性的原因。同时,部分检索报告中会列明其他未进行检索的发明有哪些组,每组检索费为多少。

  如果申请人选择不缴纳其他部分的检索费,则EPO将根据该部分检索报告制作(EESR)下发给申请人。申请人在答复该EESR时,有可能针对单一性的问题进行答辩,实质审查部门的审查员会对该答辩进行审查。如果答辩成功,EPO将在必要时进行不收费的进一步检索。但是,如果审查员仍然认为发明缺乏单一性,未缴纳检索费的发明部分将不再进行审查。对于未缴纳检索费的发明部分,申请人可以选择在适当的时候,通过提交分案申请来进行进一步的保护。

  或者,如果申请人选择缴纳其他部分的检索费,EPO将针对已经缴纳了检索费的发明组进行检索,并且根据之前的检索结果和进一步的检索结果制作扩展检索报告(EESR)下发给申请人。同样的,申请人在答复该EESR时,也可以针对单一性的问题进行答辩,如果答辩成功,EPO将会退还申请人额外缴纳的检索费。如果答辩不成功,则EPO将只审查已经缴纳检索费并经过检索的其中一组发明,申请人可以选择需要进行审查的发明是缴纳了检索费中的哪一组。其他未被审查的发明部分,申请人可以选择在适当的时候,通过提交分案申请来进行进一步的保护。

  5.检索策略信息


  从2015年1月11日开始,EPO出具的ESR都带有一个名为“检索策略信息”的附件,其中包括检索到的数据库、使用的分类符号和以本发明为特征的关键词(见图6)。
欧洲检索报告
  图6  检索策略信息示例

  6.小结


  EPO的欧洲检索报告是一种非常有效的工具,可以快速了解现有相关技术。它不仅列出了引用文件对其有效的适当段落和权利要求,还通过引用文件的类别让申请人一眼就能确定它们的重要性。此外,ESR提供了关于所执行的搜索策略的有价值的信息,或者直接在搜索报告本身提到的 IPC 分类中,或者在公共检查中关于搜索策略的附件信息中。

  收到检索报告的申请人需要了解不同类型检索报告(例如补充检索报告、部分检索报告)和附件(表B、表C)的含义,有助于在收到搜索报告后做出最佳反应,这可能会在接下来的检查阶段产生严重影响。

 

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